Intrång i patent gällande DNA-sekvensteknologi – ska betala ersättning
Intrång i patent gällande DNA-sekvensteknologi – ska betala ersättning
Patent- och marknadsdomstolen finner att bolaget MGI begått intrång av två patent avseende DNA-sekvenseringsteknologi som innehas av konkurrenten Illumina. Trots att domstolen delar Illuminas bedömning av vilka intrång som skett bifalls bolagets yrkanden bara till viss del på grund av brister i processföringen.
Bakgrund
Det internationellt verksamma företaget Illumina tillverkar och säljer produkter som används vid DNA-sekvensering, en metod för avläsning av DNA som under de senaste åren bland annat används för att följa utvecklingen av Covid-19. Illuminas produkter skyddas vidare av patenten EP 289 och EP 412. Bolaget MGI, som också är en stor internationell aktör, börjar senare tillverka och sälja produkter som Illumina menar utgör intrång i deras patent. En rad rättsliga processer inleds därför av Illumina mot MGI avseende patentintrång. En av av dessa processer har sin grund i att MGI sålt material för DNA-sekvensering, som Illumina anser gör intrång i deras patent, till Uppsala universitet och Karolinska institutet (KI). MGI hävdar emellertid att de patent som produkterna omfattas av inte är giltiga och att det därmed inte skett något intrång. Fallet tas upp i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som i första hand har att avgöra om Illuminas patent är giltiga och i andra hand, för det fall de bedöms vara giltiga, huruvida MGI gjort sig skyldiga till intrång.
Relevant för fallet avseende patent
Som nämns ovan hävdar företaget MGI att Illuminas uppfinningar inte uppfyller vissa obligatoriska krav som ställs för att patent ska kunna meddelas. Vad som inledningsvis är av relevans för domstolen vid bedömningen av huruvida kraven är uppfyllda eller ej är fackmannen; en fiktiv person med specialistkompetens inom patentets tekniska område som antas ha kunskap om relevanta publiceringar, uppfinningar och annan närliggande teknik. Det första av de kriterier för patent som domstolen bedömer i fallet är det så kallade nyhetskravet som innebär att den uppfinning som patent söks för ska vara okänd dagen som ansökan görs. I fallet gör MGI gällande att olika publikationer innehåller beskrivningar av tekniska lösningar som delvis motsvarar vad som omfattas av Illuminas patent. Vidare menar MGI att båda uppfinningarna saknar uppfinningshöjd. Kravet på uppfinningshöjd innebär att en uppfinning väsentligen ska skilja sig från andra, vid ansökningsdagen kända, liknande uppfinningar för att kunna patenteras. Vid bedömningen av huruvida uppfinningshöjd föreligger får fackmannen kombinera kända metoder, tekniska lösningar och föremål.
Begreppet 3’-azidometylgrupp ska ges den tolkning som förespråkas av Illumina
Domstolen prövar inledningsvis giltigheten av EP 289. En del av den patenterade uppfinningen är en modifierad nukleotid. Nukleotider är vidare en slags molekyler som utgör byggstenar i DNA och RNA. Den modifierade nukleotiden i EP 289 binder vidare till en blockerande grupp, med andra ord en kemisk grupp som motverkar att nukleotiden genomgår vissa reaktioner. Blockeringsgruppen benämns i patentet som en ”3’-azidometylgrupp”, ett begrepp som parterna inte är överens om innebörden av. MGI menar att begreppet ska tolkas i enlighet med de namngivningsrekommendationer som utfärdats av International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), innebärande att den blockerande gruppen binder direkt till nukleotidens kolatom. Vidare hävdar MGI att en sådan tolkning innebär att varken nyhetskravet eller kravet på uppfinningshöjd är uppfyllt.
Illumina hävdar i stället att begreppet ska tolkas som att den blockerande gruppen binder till nukleotiden via en syreatom och att patentet därmed är giltigt.
PMD anför att frågan ska bedömas utifrån hur fackmannen skulle tolka patentkraven vilket innebär att tolkningar som inte är tekniskt rimliga ska uteslutas. Domstolen ser bland annat till patentkrav 10 som beskriver ett förfarande innefattande en 3’-azidotemylgrupp och konstaterar att gruppen måste kunna tas bort för att förfarandet ska vara tekniskt genomförbart. Om kravet ges den tolkning som förespråkas av MGI skulle ett borttagande av gruppen emellertid inte vara möjligt. Enligt domstolen är det därför inte klart hur kravet i fråga borde tolkas varför fackmannen skulle ha anledning att se till patentets beskrivning för ytterligare ledning. Efter att ha läst beskrivningen menar domstolen att fackmannen skulle ledas till den tolkning av begreppet som förespråkas av Illumina. Därmed finner PMD att Illuminas tolkning av begreppet gäller trots att den går emot de rekommendationer som utfärdats av IUPAC.
Domstolen finner att EP 289 uppvisar en nyhet
MGI anför att molekylen som ingår i EP 289 redan presenterats i två vetenskapliga publikationer. Den första publikationen är dock endast av relevans om patentkraven till EP 289 läses enligt MGI:s tolkning av 3’-azodidometylgrupp varför domstolen finner att den inte förtar nyheten av patentet. I den andra publikationen utgörs molekylen som beskrivs av en modifierad nukleosid, det vill säga utgångsämnet för nukleotider, och inte en nukleotid. Enligt MGI är det, sett till vad som framgår av publikationen i fråga, underförstått att den nukleosid som omnämns kommer omvandlas till motsvarande nukleotidform. Företagets slutsats grundas i att publikationen beskriver uppkomst av antiviral aktivitet och att sådan aktivitet bara kan uppstå om nukleosiden omvandlas. PMD konstaterar dock att publikationen endast spekulerar om att molekylen skulle kunna ha antiviral aktivitet, vilket innebär att skrivelsen inte utgör ett klart uttalande enligt vilket nukleosiden som beskrivs kommer omvandlas till en nukleotid. Då en publikation endast är nyhetsskadlig om den avslöjar uppfinningen klart och entydigt finner domstolen därmed att nyhetskravet för EP 289 är uppfyllt.
EP 289 uppfyller kravet på uppfinningshöjd
Vid en bedömning av huruvida en uppfinning har uppfinningshöjd använder domstolen den så kallade problemlösningsmetoden som består av tre steg: först identifieras närmast liggande kända teknik, sedan formuleras det tekniska problemet utifrån känd teknik och sist bedöms huruvida uppfinningen hade varit närliggande för en fackman som försökte lösa det tekniska problemet. MGI har åberopat olika publikationer innehållande tekniska lösningar som enligt bolaget utgör närmast liggande teknik. Avseende vissa publikationer finner domstolen att den teknik som beskrivs har andra syften eller berör andra tekniska problem än EP 289 varför fackmannen inte skulle använda dessa som utgångspunkt. Det är dock en av de åberopade publikationerna, Metzker, som enligt PMD presenterar en teknisk lösning med ett likartat syfte som EP 289 och som därmed utgör en passande utgångspunkt. PMD anför att vad som ska bedömas är vilken skillnad i teknisk effekt som uppnås mellan den uppfinning som presenteras i EP 289 och den som presenteras genom Metzker. De båda tekniska lösningarna avser DNA-sekvensering och består delvis av en modifierad nukleotid som kan användas vid sådan sekvensering. Skillnaden mellan de två nukleotiderna är enligt domstolen att den blockerande gruppen som presenteras i EP 289 är borttagningsbar till skillnad från den som beskrivs i Metzker.
Nästa fråga som domstolen har att avgöra är huruvida den skillnaden är att se som tillräckligt väsentlig för att uppfinningshöjd ska anses uppnådd. För att göra den bedömningen undersöker domstolen huruvida fackmannen hade kunnat kombinera sin allmänna kunskap med närmast kända teknik, det vill säga Metzker, och komma fram till den tekniska lösning som presenteras i EP 289. Fackmannens allmänna kunskap ska enligt PMD bland annat anses utgöras av handboken Greene and Wuts. MGI menar att fackmannen med rimlig förväntan om framgång skulle komma fram till den tekniska lösningen i EP 289 genom att kombinera vad som presenteras i handboken med Metzker. Illumina hävdar å sin sida att Metzker i kombinaton med Greene and Wuts visserligen inte kommer leda fackmannen till slutsatsen att det vore omöjligt att den nukleotid som presenteras i EP 289 skulle kunna lösa problemet, men att han skulle se möjligheterna till framgång som för små för att försöka. Domstolen delar Illuminas bedömning och finner därför att uppfinningen i EP 289 skiljer sig väsentligen från den av MGI framförda kända tekniken och att patentet därmed är giltigt.
Ändring i patentkraven, nyhet och uppfinningshöjd för EP 412
Illumina yrkar att vissa ändringar ska göras i patentkraven vilket enligt 52 § patentlagen är tillåtet om ändringen leder till en begränsning av patentskyddets omfång. MGI menar att de yrkade ändringarna har en vidgande effekt och därför inte ska tillåtas. Domstolen finner emellertid att ändringen har en begränsande effekt varför Illuminas yrkande bifalls. Vidare yrkar MGI att EP 412 saknar nyhet och därmed är ogiltigt. PMD konstaterar dock att yrkandet saknar relevans i och med Illuminas ändring av patentkraven varför nyhetskravet bedöms vara uppfyllt. MGI åberopar även vissa publikationer och menar att fackmannen, genom att publicera publikationerna med sin allmänna kunskap, skulle komma fram till samma tekniska lösning som den som presenteras i EP 412. EP 412 omfattar en teknik för sekvensering av nukleinsyra, ett samlingsnamn för DNA och RNA, som ska leda till en effektiviserad process. En komponent av patentet är att nukleinsyran som används skyddas från upprepad belysning som den annars skulle utsättas för vilket motverkar skada. Enligt domstolen ligger det tekniska bidrag som EP 412 tillför i just upptäckten att nukleinsyra kan behöva skyddas mot ljusinducerad skada i och med att det inte var känt på ansökningsdagen. Avseende de publikationer och patent som MGI åberopar finner domstolen att de saknar relevans dels för att fackmannen inte hade varit medveten om problemet med ljusinducerad skada och därmed inte hade försökt lösa det, dels för att de inte skulle bedömas som relevanta för DNA-sekvensering. PMD finner därmed att patentet ska upprätthållas i enlighet med Illuminas yrkande.
MGI har begått intrång i EP 289 genom försäljning
Enligt 3 § 1 patentlagen föreligger ett förbud mot direkt patentintrång. Förbudet innebär att ingen, utan patenthavarens samtycke, får utnyttja uppfinngen genom tillverkning, utbjudande, användning eller genom att föra ut den på marknaden. I andra stycket av samma paragraf stadgas ett förbud mot att erbjuda eller tillhandahålla någon annan medel för att utnyttja uppfinningen. Den sista skrivelsen hänvisar vad som brukar kallas för medelbart patentintrång, med andra ord en form av medhjälp till annans intrång. Vad som prövas först är huruvida MGI gjort intrång i EP 289. Domstolen konstaterar att MGI levererat verktyg till KI och Uppsala universitet som innehåller en molekyl med samma utformning som den som omfattas av EP 289 varför MGI begått direkt patentintrång. Enligt Illumina har MGI även gjort medelbart intrång i samma patent genom att även sälja ett verktyg som krävs för att utföra uppfinningen enligt EP 289 till universitetet och KI. I och med att det patentkrav som Illumina menar att verktygen gör intrång i är ett metodkrav konstaterar domstolen att medlet måste vara ägnat att utöva metoden såsom den definieras i kravet för att intrång ska föreligga. MGI:s invändning mot att det skulle vara fråga om medelbart intrång är att verktygen i fråga inte är lämpade och avsedda för att utöva en metod där den nukleotid som inkorporeras har en azidotemylgrupp som binder direkt till nukleotidens kolatom. Som domstolen konstaterat ovan är emellertid den molekyl som omfattas av EP 289 utformad på så sätt att azidotemylgruppen binder till nukleotiden via en syreatom vilket innebär att MGI:s invändning saknar relevans. För att visa hur sekvensringen enligt patentet går till har Illumina vidare en så kallad product- and process description (PPD) som ursprungligen använts i en process mellan parterna i Storbritannien och som indikerar att verktygen som MGI sålt i Sverige är ägnade att utföra det aktuella metodkravet. Domstolens sammantagna bedömning är därmed att MGI begått medelbart intrång i EP 289 genom att sälja sekvenseringsverktygen till KI och Uppsala universitet.
MGI har begått intrång i EP 412 genom försäljning
Illumina gör även gällande att MGI begått patentintrång i ett av metodkraven i EP 412 genom ytterligare en form av verktyg som levererats till KI och Uppsala universitet. Som bevisning har företaget bland annat åberopat rapporter från analyser och undersökningar som gjorts av de produkter som MGI levererat. Av rapporten framgår att produkterna som MGI levererat innehåller nukleotider av samma sort som omfattas av Illuminas patent vilket talar för att det är fråga om intrång. Av EP 412 framgår det vidare att de verktyg som omfattas av patentet ska innehålla askorbinsyra, det vill säga ren c-vitamin, eller salt därav. MGI invänder att deras produkter inte innehåller askorbinsyra utan askorbatjoner, en slags molekyler som liknar askorbinsyra, och att det därför inte är fråga om patentintrång. För att bedöma frågan ser domstolen bland annat till ett sakkunnigutlåtande som åberopats av Illumina av vilket det framgår att ”askorbinsyra eller salt därav” ska förstås som att det relaterar till antingen askorbinsyra eller askorbatjoner. PMD:s bedömning är att sakkunnigutlåtandet är korrekt och att den information som framkommer därav får anses vara känd kunskap för fackmannen. Enligt domstolen är det därmed styrkt att MGI begått intrång i EP 412 genom att sälja sekvenseringsverktygen.
De patentskyddade produkterna har bjudits ut på MGI:s hemsida
Illumina gör även gällande har MGI bjudit ut produkter som omfattas av patenten genom att marknadsföra dessa på sin hemsida vilket, som nämns ovan, är förbjudet enligt 3 § patentlagen. Enligt domstolen utgörs utbjudande av alla slags uttryck för en vilja att under kommersiella förhållanden erbjuda en produkt genom till exempel uthyrning, pantsättning eller utlåning. Vidare räcker det inte att erbjudandet endast finns tillgängligt på nätet utan det krävs att näringsidkaren riktat sitt erbjudande mot allmänheten i det land där skydd för patenträtt görs gällande. MGI anför att hemsidan endast utgör en informationscentral varför innehållet inte är något utbjudande enligt patentlagen. Företaget understryker att kunder inte kan handla direkt från hemsidan som inte heller har någon information om priser. Vidare anförs att Illumina inte lagt fram någon bevisning i målet som indikerar att kunder faktiskt beställer produkter via hemsidans formulär. Avslutningsvis hävdar MGI att hemsidan inte riktar sig till den svenska marknaden.
PMD konstaterar att det varken krävs att kunder har beställt via hemsidan eller att prisuppgifter finns tillgängliga där för att det ska vara fråga om utbjudande. Man anser vidare inte att innehållet på hemsidan kan ses som något annat än utbjudande av produkter, trots att beställningar görs via ett formulär. Avseende invändningen att hemsidan inte riktar sig till den svenska marknaden konstaterar domstolen att enbart det faktum att MGI har kunder i form av KI och universitetet tyder på att företaget riktar sig till svenska kunder. PMD ser även till följande text som finns publicerad på hemsidan: ”Unless otherwise informed, all sequencers and sequencing reagents are not available in Germany, USA, UK Hong Kong, Sweden and Belgium”. Enligt domstolen tyder formuleringen på att det i tiden före skrivningen var fullt möjligt att få ett offertförslag för en leverans till Sverige. PMD finner därmed att hemsidan innebär ett utbjudande av de patentskyddade produkterna som riktar sig mot den svenska marknaden.
Yrkande om förbud vid vite bifalls, dock inte avseende medelbart intrång
Illumina yrkar att domstolen vid vite om 100 000 kr avseende respektive patent ska förbjuda MGI från att utbjuda, importera eller i Sverige använda de produkter som omfattas av patenten, samt från att medverka till sådana handlingar. Yrkandet omfattar även metoder för utförande av uppfinningarna. PMD anför att den som gör patentintrång eller medverkar till sådant intrång kan förbjudas att fortsätta med intrånget och att sådant förbud kan förenas med vite enligt 57 b § patentlagen. Vidare framför domstolen att vitesförbudet måste vara klart och hållas inom ramen för kärandens yrkande. I fallet grundas Illuminas yrkande om förbud vid vite på vad som stadgas i 3 § patentlagen. Enligt 3 § 2, som gäller medelbart intrång, föreligger ett förbud mot att erbjuda eller tillhandahålla medel som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen för att utöva den i Sverige. Domstolen finner därmed att det inte är möjligt att sträcka förbudet avseende MGI:s medelbara intrång till import och användning eftersom dessa handlingar inte omfattas av stadgandet om medelbart intrång i 3 §. Om Illumina inte hade specificerat grunden till just 3 §, eller i stället hade hänvisat till 57 §, borde alltså även yrkandet om vitesförbud avseende det medelbara intrånget kunnat bifallas.
Om yrkanden gällande återkallelse av produkter, spridning av information och ersättning
Enligt Illumina ska bör MGI förpliktas återkalla intrångsgörande sekvenseringsverktyg från de kunder som de levererats till på grund av patentintrånget. PMD redogör för 59 § patentlagen som stadgar att domstolen får besluta att ett patentskyddat alster som har tillverkats utan patenthavarens lov ska återkallas från marknaden. I och med att Illumina i fallet grundat sitt yrkande på MGI:s patentintrång, inte olovlig tillverkning, konstaterar domstolen att förutsättningarna för att återkalla produkterna inte är uppfyllda. Vidare yrkar Illumina att MGI ska betala skälig ersättning för utnyttjande av uppfinningarna vilket bifalls av domstolen. Avslutningsvis vill Illumina att MGI vid vite ska åläggas att informera sina kunder om att bolaget inte längre har rätt att sälja eller marknadsföra produkter som omfattas av patenten så länge dessa är giltiga. Domstolen ser till 57 h § patentlagen där det stadgas att domstolen kan ålägga den som gjort patentintrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen. Illuminas yrkande går dock ut på att MGI själva ska sprida information vilket enligt domstolen innebär att det inte kan bifallas sett till bestämmelsens utformning.